Inditex recibe el respaldo de la Justicia europea en un caso que declinaron los tribunales españoles

Inditex ha recibido este jueves buenas noticias desde Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre un conflicto judicial que los tribunales españoles han desestimado desde hace años. El abogado general polaco, Maciej Szpunar, ha concluido que "Buongiorno Myalert no puede prevalerse de la limitación a los derechos del titular de la marca" para justificar el uso de una tarjeta regalo de Zara de 1.000 euros en una campaña de publicidad.

El caso se remonta a 2010, cuando Buongiorno Myalert, una compañía de servicios móviles, lanzó una campaña de publicidad que incluía una tarjeta regalo de Zara. Tras pinchar en el anuncio, la pantalla mostraba claramente el logo de la marca insignia de Inditex enmarcado en un rectángulo. El gigante textil llevó el caso a los tribunales al entender que existió una vulneración de su derecho de marca, pero la Justicia española siempre había desestimado la demanda.

Tras perder en primera y segunda instancia, Inditex llevó el caso al Tribunal Supremo, que se dirigió con carácter prejudicial al TJUE para que este interpretase el caso en el contexto del derecho europeo. La duda residía en un cambio de directiva que se produjo en 2015 con la que se fijó una limitación de los efectos de la marca más amplia.

El artículo 6 de la primera directiva contemplaba que el titular de los derechos de la marca no podía prohibir su uso a terceros, en el tráfico económico, cuando fuese necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios. Este artículo es relevante porque fue el que posteriormente se amplió y uno en los que se basó el Tribunal Supremo para desestimar el caso. Aunque preguntó al TJUE para acreditarlo.

En las conclusiones presentadas este jueves, el abogado general polaco considera que Buongiorno Myalert no puede prevalerse de la limitación a los derechos del titular de la marca introducida en la nueva directiva. Basa su exposición en que el uso que hizo de la tarjeta regalo no estaba comprendido en el artículo 6 de la directiva anterior —y que posteriormente fue ampliado—, salvo que se trate de un uso necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio del tercero. Este no parece ser el caso, atendiendo a la conclusión de Maciej Szpunar, por lo que da la razón a Inditex.

El proceso judicial en España

El proceso judicial viene de lejos. La Audiencia Provincial de Madrid y el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid desestimaron en su día la demanda al entender que Buongiorno Myalert había empleado la marca Zara con "un uso descriptivo" amparado por la ley, por lo que "no afectaba a ninguna de las funciones de la marca". Es decir, que no impactaba negativamente a su notoriedad ni a su reputación. También había acciones por competencia desleal, que también fueron rechazadas, aunque en este caso porque habían prescrito.

Tras conocer estas decisiones judiciales, Inditex elevó su recurso al Tribunal Supremo. La compañía liderada entonces por Amancio Ortega alegaba que la Audiencia Provincial había realizado una "errónea valoración" que "habría sido relevante" al confirmar el juez que el premio de la promoción comercial era una tarjeta de 1.000 euros de Zara, "cuando en realidad se sortearon premios en metálico". Pero el alto tribunal también lo desestimo en 2021, al asegurar que "no es propiamente un error notorio o patente", ya que sostiene que en las bases de la promoción se advertía que los premios "podrían variar en función de la publicidad". Ahora, parece que el caso podría dar un giro.