El Supremo blinda la marca Donut y devuelve a Grupo Bimbo la exclusiva de su rosquilla más famosa

Un dónut, según la Real Academia Española (RAE), es una “pieza esponjosa de repostería en forma de rosca, frita y generalmente glaseada o cubierta de chocolate”. Es, no obstante, algo muy diferente a un Donut. Así, al menos, lo ha determinado el Tribunal Supremo en una sentencia fechada el pasado 28 de octubre en la que los jueces blindan la marca a Bakery Donuts —ahora Bimbo Donuts Iberia, según el Registro Mercantil— filial del Grupo Bimbo en su disputa contra Atlanta Restauración Temática, compañía dedicada al comercio al por mayor y distribución del sector Horeca que en 2023 facturó 51 millones de euros.

En la sentencia, consultada por este medio, los jueces señalan que “no cabe considerar que la actuación de Atlanta fuera leal con los intereses legítimos de Bakery, como titular de la marca renombrada Donut, por cuanto afectaba a su renombre, carácter distintivo y exclusividad en el tráfico económico”.

El origen del conflicto

El conflicto comienza cuando Atlanta Restauración Temática, con sede en Madrid, ofrecía en su web unas rosquillas bajo la denominación Redondoughts, que describía como “donut”. Bakery Donuts —titular desde 1962 de la marca española 399.563 DONUT y de otras posteriores que incluyen el mismo término— interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid por violación de marca y competencia desleal. Alegaba que el uso de esa denominación suponía un aprovechamiento indebido del renombre de Donut y una erosión de su carácter distintivo en el mercado de la bollería.

La empresa de distribución se defendió argumentando que el término “donut” era descriptivo y de uso común, tal como recoge el diccionario de la RAE. Alegó además que el uso en su web había sido “insignificante y no a título de marca”. Aunque en primera instancia la demanda no prosperó, el Alto Tribunal descarta esta tesis y subraya que “el diccionario recoge el término con la tilde que se deriva de su pronunciación en español ‘dónut’ (no ‘Donut’) y con mención expresa a que proviene de la marca registrada Donut®, lo que excluye la genericidad”.

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"Donut" no es genérico

En su análisis, el Supremo explica que la palabra Donut sigue siendo un signo distintivo amparado por la Ley de Marcas, y que la mera lexicalización del término “no resta distintividad si se reconoce su origen marcario”. Los magistrados añaden que la compañía demandada “podía haber utilizado otros términos similares como roscos, rosquillas o berlinas para describir el mismo producto, sin necesidad de uso de la marca ajena, que puede quedar menoscabada en su carácter distintivo y en su renombre”.

El fallo corrige así el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, que había considerado que “el término donut es descriptivo de un tipo de rosco y está admitido como tal por la Real Academia”. El Supremo discrepa abiertamente y precisa que el límite al derecho de marca solo ampara el uso “siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”, recoge de jurisprudencia en la sentencia. En este caso, considera que no se cumple ese requisito de lealtad, pues la utilización del signo “afectaba a su renombre, carácter distintivo y exclusividad en el tráfico económico”.

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La sentencia también pone de relieve que el uso de la marca renombrada por parte de un tercero puede acarrear “un aprovechamiento indebido del renombre o notoriedad de las marcas Donut, con el consiguiente menoscabo de su carácter distintivo y de su renombre”. Para los magistrados, basta con que el consumidor establezca un vínculo mental entre ambos signos para que exista riesgo de dilución o parasitismo comercial.

Cese del uso pero sin indemnización

Con este razonamiento, el Alto Tribunal estima parcialmente el recurso de Bakery Donuts, casa la sentencia de apelación y declara que Atlanta “ha violado derechos de marca de la demandante al utilizar en su página web el signo Donut aplicado a productos de bollería”. No obstante, limita la condena al cese de dicho uso, sin imponer indemnización ni sanción coercitiva, al constatar que la empresa “ya había retirado de su página web el término Donut” y que su utilización fue “muy limitada y fugaz en el tiempo”.

El Supremo aclara además que no puede duplicarse la protección jurídica mediante acciones de competencia desleal y de propiedad industrial por los mismos hechos. “La normativa sobre propiedad industrial y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes”, recuerda la sentencia, por lo que desestima las pretensiones acumuladas en ese sentido y pone fin a una disputa que reabre el debate sobre el uso genérico de las marcas renombradas.